Cómo obtener una marca registrada

Si utilizas una palabra, un símbolo, una frase o un diseño para identificar tu producto o servicio y para distinguirlo de los de otras compañías, entonces ya tienes una marca. Sin embargo, el simple hecho de tenerla te brinda muy poca protección, si acaso alguna, contra las infracciones. Si quieres hacer respetar tu marca frente a los infractores (otros negocios que pudieran usar tu marca sin permiso o que usen una tan parecida a la tuya que confunda a los clientes) tendrás que registrarla ante la entidad gubernamental apropiada.

Evaluar si necesitas una marca registrada

  1. Ten en cuenta qué es una marca y qué no. Una marca es una forma de propiedad intelectual, como una palabra, una frase un símbolo o un diseño, que se utiliza para identificar y distinguir tus productos o servicios de los de otras personas.
    • Una marca de servicio identifica y distingue la procedencia del servicio.
    • Una marca protege las denominaciones de marca y los logotipos.
  2. Identifica el alcance geográfico de la protección que necesitas. ¿Solo comercializas tus producto o servicio dentro del estado, sin planes de expandir tus ventas a otras áreas? Entonces, es probable que solo necesites registrar la marca en el estado. De otro lado, si planeas comercializar tu producto o servicio a nivel nacional, y quizá en el exterior, considera registrar tu marca ante el gobierno federal, y de forma tal que el registro sea valido en otros países.
  3. Registra tu marca ante el gobierno federal (esto varía según el país). En los Estados Unidos, el gobierno federal dirige un departamento centralizado de registro de marcas a través de la Oficina de Marcas y Patentes (PTO por sus siglas en inglés). No tienes la obligación de registrar tu marca ante la PTO, pero este tipo de registro otorga ciertas ventajas.
    • Ante una demanda de violación de patente, concede la presunción legal de propiedad (si quieres demandar por daños a alguien que use tu marca sin permiso, debes probar que tú eres el dueño).
    • Hace de conocimiento público tus derechos.
    • Puedes registrar tu marca ante el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para evitar la importación de productos infractores.
    • Te permite usar el símbolo ® en tus bienes o servicios.
    • Te permite iniciar un procedimiento por infracción ante una corte federal.
    • Te permite solicitar la protección de tu marca en otros países.
  4. Registra tu marca en tu estado. Este registro brinda protección dentro de las fronteras del estado y puedes iniciar un procedimiento por infracción ante la corte estatal. Además, te faculta a utilizar el símbolo ™ para los productos y SM para los servicios (aunque no el símbolo federal ®).
  5. Evalúa el uso de tu marca sin registrarla. Si tu marca es fuerte y otras personas no la han usado nunca, se le considerará una marca registrada en virtud a su uso comercial durante varios años. Puedes escribir las siglas TM después de la palabra, frase o diseño sin haberlos registrado. Sin embargo, en los Estados Unidos, si no registras la marca comercial ante la Oficina de Patentes (USPTO por sus siglas en inglés), esta no contará con ciertos derechos, entre los cuales se incluyen:
    • el derecho a utilizar el logotipo de marca registrada (®);
    • la capacidad de iniciar un proceso legal ante una corte federal;
    • el derecho de inscribir tu marca comercial en la base de datos de la PTO, para que otras personas puedan buscarla.

Elegir una marca y evitar la similitud y la confusión

  1. Investiga las marcas ya existentes para evaluar su similitud o la posibilidad de confusión con la tuya. Utiliza el Sistema Electrónico de Búsqueda de Marcas (TESS por sus siglas en inglés) para comparar tu marca con otras que ya estén registradas o con las solicitudes pendientes de registro. Además, haz una búsqueda por palabras en Internet y en la base de datos de marcas registradas de tu estado para encontrar las que sean similares, así como bienes y servicios relacionados, con el fin de asegurarte de que tu marca no sea confundible con otras que estén en el registro federal. La PTO no registrará tu marca si encuentra que dos o más marcas son muy parecidas y que los bienes o servicios que protegen están tan relacionados que los consumidores podrían creer erróneamente que ambos tienen el mismo origen.
  2. Determina si algunas marcas ya existentes son similares a la tuya. Si las marcas son fonéticamente similares (Apple y Appel), se ven parecidas (una manzana azul y un durazno azul) o tienen el mismo significado, aunque esté traducido (Apple y Pomme, ya que ambos significan manzana, en inglés y en francés, respectivamente), entonces son similares y la PTO evaluará si los productos y los servicios también están relacionados.
  3. Evalúa si las marcas similares protegen productos o servicios relacionados. Si dos marcas son similares y los productos o los servicios que protegen tienen suficiente relación como para que los consumidores puedan asumir que ambos provienen de la misma fuente, entonces es probable que la PTO deniegue el registro con base en la similitud o en la confusión. Por ejemplo, si tratas de registrar la marca comercial "Pomme" para proteger computadoras y otros dispositivos técnicos, quizá la PTO rechace la solicitud ante la existencia de la marca comercial de Apple. Sin embargo, si buscas registrar "Pomme" para proteger una línea de paños de cocina, es probable que la PTO considere que no existe riesgo de confusión para el consumidor ante la existencia de la marca registrada de Apple.

Seleccionar una marca y elegir la más sólida posible

  1. Elige una marca sólida. Cuanto más sólida sea la marca, más difícil será su uso no autorizado por parte de terceros. Toda marca cae en una o más de las siguientes categorías, que se enumeran de la más sólida a la más débil. Intenta con la marca más sólida que puedas:
    • Fantasiosa. Una palabra inventada sin significado conocido, como registrar la palabra "Vingra" para distinguir prendas de vestir.
    • Arbitraria. Una palabra real con significado conocido, pero que no tiene relación con los bienes y los productos que distingue. La marca "Apple" para distinguir productos de cómputo encaja en esta categoría.
    • Sugestiva. Una marca que sugiere cualidades o conexiones con los productos o servicios sin describirlos abiertamente, como "Día a Día" para un calendario.
    • Descriptiva. Una palabra o un diseño que describa los bienes o servicios abiertamente, como utilizar la figura de una galleta de avena para una compañía de galletas. Por lo general, las marcas descriptivas no se pueden registrar, a menos que adquieran un carácter distintivo mediante su uso generalizado en el comercio por cinco años o más.
    • Genérica. Las marcas genéricas, como "Autos" para una línea de autos, no se pueden registrar ni son exigibles ante terceros.
  2. Asegúrate de que tu marca cumpla con los demás requisitos para el registro. La PTO quizá rechace tu solicitud si la marca está dentro de alguna de las siguientes categorías:
    • es un apellido o el nombre completo de una persona o algo parecido;
    • es ofensiva;
    • describe geográficamente el origen del producto o servicio;
    • es la traducción de una palabra genérica o descriptiva en otro idioma;
    • es el título de un libro o de una película.
  3. Analiza las razones comerciales para tu marca. Independientemente de que tu marca sea registrable o exigible, no valdrá mucho para ti si el público no puede recordarla, pronunciarla, escribirla o si al traducirla a otro idioma resulta algo disparatado u ofensivo(por ejemplo, la marca "Ikea" significa "meter mano" en tailandés).
  4. Contrata un abogado de marcas. Un abogado especialista en la materia puede ayudarte a elegir una marca exitosa, ya que realizará las búsquedas correctas, lidiará con el complicado proceso de solicitud, te aconsejará respecto a la vigencia y se asegurará de que cumplas con todos plazos de mantenimiento. Si decides contratar un abogado, asegúrate de encontrar a alguien que tenga vasta experiencia trabajando con la PTO.

Solicitar el registro de la marca ante la PTO

  1. Llena en línea la solicitud de la PTO. La forma más fácil de presentar una solicitud de registro es mediante el Sistema Electrónico de Solicitudes de Marca (TEAS por sus siglas en inglés) en la página web de la PTO. Te solicitarán que presentes lo siguiente:
    • Identificación del propietario de la marca. Puede ser una persona natural o jurídica. No es necesario que el solicitante sea ciudadano americano.
    • Nombre y dirección del solicitante. Toda la correspondencia de y para la PTO se remitirá a través de esta personas, por ello asegúrate de que sea alguien de confianza.
    • Descripción de la marca. Es un dibujo de la marca que puede clasificarse como de "carácter estándar" (que solo contiene una imagen, sin letras o palabras) o de "forma especial" (una versión estilizada de una palabra que puede incluir un diseño, un logotipo, una tipografía especial o colores.).
    • Clases de productos y servicios relacionados con la marca. Así se identifican los productos o servicios que le ofrecerás a los consumidores y que estarán asociados a la marca que hayas elegido.
    • Fundamento de la solicitud. Debes reivindicar que (1) actualmente usas la marca en tu negocio y que la marca figura en los productos (“uso comercial”) o (2) que tienes intenciones de usar la marca en tu negocio a futuro (“intención de uso”).
    • Muestra. Si quieres registrar la marca con base en su “uso comercial”, debes presentar una imagen de tu producto o servicio que muestre el uso de la marca (como una camiseta con una etiqueta que lleve la marca adherida a ella).
    • Firma.
  2. Paga las tasas de solicitud. Actualmente, la tasa de solicitud de la TEAS es de 325 dólares por cada clase de productos o servicios.
    • En vez de ello, por 275 dólares podrías optar por presentar la solicitud "plus" de la TEAS, en cuyo caso debes convenir en enviar y recibir toda la correspondencia de la PTO por vía electrónica y, además, tendrás que elegir de entre una lista prehabilitada de productos y servicios.
    • Todas las tasas de solicitud de la PTO son no rembolsables, inclusive si, en última instancia, se rechaza la solicitud.
  3. Controla el estado de tu solicitud. Revisa el estado de tu solicitud cada tres o cuatro meses. Introduce el número de serie (te lo darán cuando presentes la solicitud) en el Sistema de Consulta de Estado y Recuperación de Documentos (TSDR por sus siglas en inglés) para revisar el estado de tu solicitud.
    • El examinador de la PTO revisará tu solicitud unos tres meses después de que la presentes.
    • Si el examinador de la PTO te envía un documento conocido como Acción Oficial, significa que hay problemas con tu solicitud (con base en la similitud o confusión con una marca existente, fuerza de la marca, etc.). Tendrás seis meses para contestar la Acción Oficial o tu solicitud se considerará abandonada.
    • Si el examinador aprueba tu solicitud, tu marca se divulgará en el boletín oficial de la PTO, el cual se publica en línea cada semana.
  4. Espera treinta días. Después de la publicación en el boletín oficial, el público tiene treinta días para oponerse al registro de la marca mediante la presentación de una solicitud de oposición ante la Oficina de Apelaciones del Registro de Marcas y Patentes (TTAB por sus siglas en inglés). Si esto ocurre, consulta a un abogado sobre los pasos siguientes.
  5. Obtén tu certificado de registro. El tiempo dependerá de los fundamentos de tu solicitud y de si alguien se opone al registro de la marca cuando la publiquen.
    • Si no hay objeciones, o si ganas el proceso de oposición, debes recibir el certificado de registro once semanas después de la publicación, si se trata de una marca de “uso comercial” o de una marca con base en un registro extranjero.
    • En el caso de las marcas de "intención de uso", si no hay objeciones, o si ganas el proceso de oposición, recibirás una notificación de aprobación ocho semanas después de la publicación. Luego, tendrás seis meses para presentar una declaración de uso ante la PTO o para solicitar una extensión del plazo por seis meses más para hacerlo. Después de que la PTO apruebe la declaración de uso, recibirás el certificado de registro.
  6. Mantén el registro de la marca ante la PTO. Para conservar la validez del registro de la marca, ten en cuenta los siguientes plazos:
    • Debes presentar una declaración de uso (o de no utilización excusable), que es un documento de mantenimiento, ante la PTO entre el quinto y el sexto año del registro de la marca o lo cancelarán.
    • Debes presentar una solicitud de renovación antes del décimo año del término del registro o lo cancelarán.

Presentar una solicitud de registro estatal o internacional

  1. Registra la marca en tu estado. Si decides que no necesitas un registro nacional, puedes registrar la marca en tu estado. El registro estatal brinda derechos de exigibilidad solo dentro de los límites del estado. Si estás en los Estados Unidos, en la siguiente página web puedes hacer clic en tu estado para aprender cuáles son los requisitos y los procedimientos específicos para el registro.
    • El proceso de registro estatal puede ser más rápido y menos costoso que el registro ante la PTO.
    • El registro estatal no te faculta para utilizar el logotipo federal de registro (®) en tus productos o servicios.
  2. Registra tu marca internacionalmente. Por lo menos noventa y cinco países miembros, incluido Estados Unidos, han adoptado el Acuerdo de Madrid para el registro internacional de las marcas. El Acuerdo de Madrid es un proceso centralizado que permite presentar una sola solicitud, en un solo idioma, con un solo conjunto de tasas, para proteger una marca en los países que elijas.
    • Debes presentar la solicitud a través de la PTO para que la envíe a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés). La WIPO examinará formalmente tu solicitud, la registrará en el Registro Internacional y luego la enviará para su aprobación a los territorios solicitados (generalmente en un plazo de entre 12 y 18 meses).
    • El registro en cada país será valido por diez años, a partir de ese momento podrás renovarlo por periodos adicionales de diez años.
    • Mientras que muchos países suscriben el Acuerdo de Madrid, existen algunas excepciones destacables. Por ejemplo, a partir de 2015, Canadá no es un país miembro. Si buscas registrar tu marca en Canadá, tendrás que hacerlo a través de su Registro de Propiedad Industrial.

Consejos

  • También puedes presentar la solicitud ante PTO por correo. Además, puedes solicitar que te envíen el formato de solicitud por correo y devolverlo de igual forma. Actualmente, la tasa para presentar la solicitud por correo es de 375 dólares. Ten en cuenta que la PTO no acepta las solicitudes de registro de marca que se envíen por fax.
  • Ten en cuenta que incluso las marcas de fantasía o arbitrarias podrían volverse genéricas a medida que pase el tiempo si es que el propietario no controla bien su uso (como ‘Aspirina’, que ahora se usa ampliamente como un término comodín para los analgésicos, sin tomar en cuenta la marca).
  • Vigila el uso de tu marca. Si en algún punto se descubre que tu marca se ha debilitado o que otros la usan sin tu consentimiento, un tercero podría presentar una oposición ante la TTAB y podrías perder el registro.
  • Si no logras hacer respetar tu marca, finalmente podrías perderla. Se cancelará el registro de la marca si la cantidad de personas que la utilizan sin permiso es tanta que resulta imposible imponerla.
  • Ten en cuenta que un dominio de Internet no es una marca y que registrarlo no te otorga derechos de marca. Ocasionalmente, el uso visible de una dirección electrónica en público (como "match.com") podría calificarse como uso real de la marca con el fin de solicitar su registro, pero recuerda que el nombre de dominio, por sí solo, no constituye un registro automático de la marca.
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