Come Registrare un Marchio negli Stati Uniti

Un marchio tutela una parola, una frase, un simbolo o un disegno associato alla attività imprenditoriale o al nome del prodotto da eventuali usi da parte di qualcun altro. Per ottenerlo, dovrai scegliere un marchio che sia davvero unico, ovvero che non sia stato mai usato precedentemente, e registrarlo presso il United States Patent and Trademark Office (Ufficio dei Marchi e Brevetti degli Stati Uniti). Una volta che sarà accettato, potrai citare in giudizio chi eventualmente cerchi di farlo passare come proprio. Leggi le seguenti istruzioni per saperne di più.

Scegliere il Marchio

  1. Scegli un marchio forte. Il termine “marchio” si riferisce alla parola, alla frase, al simbolo o al disegno che intendi registrare. Il United States Patent and Trademark Office (USPTO) è deputato alla registrazione di qualunque marchio – quest’ultimo dovrà contenere caratteristiche peculiari. Significa che dovrà essere così originale che è improbabile riscontrarlo altrove indipendentemente dalla scelta di altre aziende. I marchi si dividono in categorie con diversi livelli di “forza”. Quando intendi scegliere un marchio, punta su uno che abbia caratteristiche molto decise. Di seguito sono riportate differenti categorie, dalla più forte alla più debole:
    • Fantasiosa e arbitraria. Questi termini si riferiscono a quei marchi che non contengono parole concrete o che hanno una relazione inaspettata con il prodotto o l’attività di riferimento, rendendo molto improbabile che qualcun altro possa escogitare un marchio uguale per conto proprio. Questo si verifica, per esempio, nell’uso del nome “Vingra” associato a capi d’abbigliamento o “Mirtillo” per un’azienda che produce sedie.
    • Suggestiva. I marchi suggestivi suggeriscono la natura di un prodotto o di un’azienda senza descriverla apertamente, diventando la seconda migliore opzione. Per esempio, è possibile associare “Verde brillante” a un’impresa che vende piante di edera.
    • Descrittiva. I marchi descrittivi sono considerati deboli perché sono intuitivi e facilmente confusi con quelli di altre aziende. Per esempio, può accadere usando l’immagine di un biscotto di avena associato all’azienda che lo produce o chiamando un’azienda che produce video giochi “Games Forever”.
    • Generica. Questo è il tipo di marchio più debole e non è legalmente registrabile. Le parole generiche possono essere pensate e usate da chiunque descriva un prodotto, perciò non esiste nessun modo per far valere la tutela di un marchio caratterizzato da una parola generica. Per esempio, si verifica usando il nome “Burrocacao” per un’azienda che produce burrocacao.
  2. Assicurati che il marchio soddisfi altri requisiti. Esistono altre circostanze in cui è possibile che il USPTO rifiuti la domanda di registrazione del marchio. Non usare un marchio se possiede una delle seguenti caratteristiche:
    • Corrisponde al cognome o al nome e cognome di una persona o gli somiglia.
    • È offensivo.
    • Descrive la posizione geografica dell’origine dei beni o dei servizi forniti.
    • È la traduzione di una parola straniera generica o descrittiva.
    • Corrisponde al titolo di un libro o un film.
  3. Fai una ricerca per determinare se il marchio è già usato. Puoi effettuare una ricerca online sul marchio che hai scelto usando il Trademark Electronic Search System (TESS) sul sito web del USPTO. Accertati di fare una ricerca approfondita, perché il USPTO farà la propria dopo che avrai presentato la domanda. Se il marchio è già usato, la domanda sarà respinta.
    • Anche se il marchio non corrisponde esattamente a quello di un’altra azienda, la domanda potrà essere respinta nel caso in cui la somiglianza sia così stretta da causare confusione. Per esempio, se vuoi registrare il nome High B Lo per la tua attività imprenditoriale ed esiste qualcun altro con il nome Hi Below, è probabile che il tuo sia giudicato troppo simile per poter essere registrato.
  4. Considera di assumere un avvocato specializzato nel settore marchi e brevetti. Un siffatto avvocato che ha esperienza nel campo della registrazione di nomi, pubblicità e disegni può aiutarti a scegliere un marchio di successo. Sarà preparato sulle caratteristiche che determinano un marchio forte o debole e sarà in grado di assisterti nella ricerca per scoprire se il marchio che hai in mente è già in uso. Un avvocato specializzato può anche aiutarti ad affrontare il complicato processo di presentazione della domanda e metterti a disposizione le sue migliori risorse affinché tu ottenga la registrazione.
    • Se decidi di avvalerti di un avvocato, assicurati di trovare un legale che abbia molta esperienza e dimestichezza con le procedure previste dal USPTO.
  5. Considera di usare un marchio senza richiedere la registrazione. Se il marchio è così forte e non è stato mai usato, puoi registrarlo per conto tuo usandolo semplicemente sul mercato per diversi anni. Puoi scrivere TM dopo la parola, la frase o il disegno che lo contraddistingue senza procedere alla registrazione vera e propria. Tuttavia, se non ricorrerai alla registrazione presso il USPTO, non potrai accedere a certi diritti, tra cui, e non solo, i seguenti:
    • Il diritto di usare il logo per i marchi registrati (®).
    • La facoltà di indire un’azione legale presso la corte federale.
    • Il diritto di registrare il marchio che hai scelto nel database del USPTO, mettendolo a disposizione delle ricerche da parte di altri.

Presentare la Domanda

  1. Presenta la domanda online. Il modo più semplice per presentarla è usare il Trademark Electronic Application System (TEAS). Dovrai pagare una tassa per la presentazione equivalente a $325 insieme con le seguenti informazioni:
    • Nome e indirizzo del richiedente.
    • Una rappresentazione del marchio. Si tratta di un disegno del marchio, classificato sia come disegno con “caratteri standard” (ovvero contenente solo un’immagine, senza lettere o parole) che come disegno in “forma speciale” (ossia una versione stilizzata di una parola).
    • Beni e servizi legati al marchio. Si tratta di una descrizione dei beni (prodotti) o dei servizi che andrai a offrire ai clienti e che saranno associati al marchio che hai scelto.
    • Le basi per presentare la domanda. Per la maggior parte di coloro che fanno richiesta, le basi da seguire sono costituite dall’uso del marchio in ambito commerciale.
    • Un campione (se richiesto). Se il marchio dovrà comparire sulle etichette dei vestiti, dovrai allegare un’immagine del campione.
    • La firma.
  2. Verifica regolarmente lo stato della presentazione. Inserisci il numero seriale di cui disponi (ti sarà dato al momento della presentazione della domanda) nel sistema del Trademark Status and Document Retrieval (TSDR) per controllare lo stato dell’inoltro della domanda. Dopo circa tre mesi, riceverai un avviso legale. Se il marchio è stato giudicato forte, sarà pubblicato sulla Official Gazette per 30 giorni, durante i quali le persone potranno opporsi al marchio, qualora fosse già in uso. Infine, riceverai una notifica con cui si annuncia che sarai libero di usarlo.
    • Nel caso in cui in qualsiasi momento il marchio dovesse essere considerato debole o già in uso, è possibile fare riscorso.
  3. Conserva il tuo marchio. Spetta a te assicurarti che nessun altro lo usi dopo che è stato legalmente registrato. Il USPTO non vigila su chi usa certi marchi. Se scopri che qualcuno sta violando i tuoi diritti, dovrai citarlo in giudizio per far valere il tuo marchio.
    • Se non riesci a far valere il marchio che usi, probabilmente perderai la causa. Se diverse persone cominciano a utilizzare il marchio che identifica il bene o i servizi che offri senza il tuo permesso, fino al punto che sarà impossibile per te far valere il tuo marchio, non sarà più legittimo per te continuare a farlo.

Consigli

  • Scambia idee con amici e collaboratori e stendi una lista dei marchi più originali sui prodotti che li ricordano.
  • Questo articolo fa riferimento al sistema in base al quale presentare la domanda di registrazione del marchio, vigente negli Stati Uniti. I requisiti e le procedure variano da paese a paese.
  • Negli Stati Uniti molti Stati ti consentono di registrare un marchio a livello statale. Potrebbe essere più conveniente e più semplice che registrarlo presso il USPTO. Tuttavia, è probabile che la registrazione non sia accettata al di fuori del tuo Stato.
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